Реферат: Патентно-лицензионные договоры

Договоры об уступке патента. Права на объекты промышленной собственности могут передаваться по договору. Исключительные права могут передаваться полностью или частично. Полная передача прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в том числе право предоставления лицензий, осуществляется по договору о передаче исключительного права (договору об уступке патента). Договор уступки патента упоминается в п. 5 ст. 10 Патентного закона. Закон не предусматривает требования к содержанию договора, но требует государственной регистрации в Роспатенте, в противном случае признается недействительным. Цель такой регистрации является в первую очередь недопустимость злоупотреблений со стороны правообладателя и продажи патента одновременно нескольким лицам. Порядок государственной регистрации регулируется Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, утвержденными Роспатентом 21 апреля 1995 г. Заявление на регистрацию договора подписывается всеми патентообладателями или их правопреемниками. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности.

К заявлению прилагаются:

- подлинник (дубликат) охранного документа;
- договор об уступке патента (свидетельства);
- документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора.

К существенным условиям договора об уступке патента относится условия о предмете, т.е. условие о передаче патента как документа, удостоверяющего исключительные права патентообладателя. При этом в договоре должны быть указаны сведения о патентообладателе (фамилия, имя, отчество или наименование), название изобретения или иного объекта патентных прав, номер патента и дата приоритет объекта.

Если договор является возмездным, то должен быть указан размер вознаграждения, уплачиваемого патентообладателю в виде единовременной твердой суммы (паушальный платеж) или текущих платежей в виде части дохода, получаемого приобретателем патента от использования прав на охраняемый объект (роялти) либо сочетание таких форм. При заключении договора об уступке патента чаще вознаграждение определяется в виде паушального платежа, выплата роялти характерна для лицензионных договоров.

Новая редакция Патентного закона предусматривает возможность заключения договора об уступке патента путем публичной оферты. В соответствии с п. 3 ст. 14 Патентного закона заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и Роспатент. В качестве таких лиц могут быть только граждане Российской Федерации или российские юридические лица. При наличии такого заявления патентные пошлины в отношении заявки на изобретение и патента, выданного по такой заявке, не взимаются. Роспатент публикует сведения об указанном заявлении. Патентообладатель обязан заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) с лицом, изъявившим такое желание на условиях, соответствующих установившейся практике,

При этом лицо, заключившее с патентообладателем договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента), обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

Для регистрации Роспатентом договора о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента) к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден патентообладатель. На практике возможна ситуация, когда запатентованный объект не вызовет интереса у пользователей и никто не выразит желания заключить с патентообладателем договор об уступке патента. В случае, если в течение двух лет с даты публикации сведений о выдаче такого патента в Роспатент не поступило уведомление о желании заключить названный договор, по истечении двух лет патентообладатель может подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Понятие и стороны лицензионного договора. Второй способ передачи прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы – лицензирование, т.е. предоставление патентообладателем другому физическому или юридическому лицу разрешения на совершение в определенной стране в ограниченный период времени одного или более действий, на совершение которых имеет исключительное право патентообладатель объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), запатентованного в данной стране.

В ст. 13 Патентного закона РФ прямо закреплена обязанность любого лица, не являющегося патентообладателем, испрашивать лицензию, т.е. разрешение патентообладателя на использование охраняемых объектов промышленной собственности. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять иные действия, предусмотренные договором. Лицензиар –это патентообладатель, который предоставляет права на использование охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. В качестве лицензиата выступает пользователь, который приобретает право на использование охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. Лицензиатом может быть как физическое, таки юридическое лицо.

Виды лицензионных договоров. Патентный закон предусматривает различные виды лицензионных договоров, а именно исключительные, неисключительные, открытые, принудительные лицензии.

В соответствии со ст. 13 Патентного закона при исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Правовым последствием заключения такого договора является невозможность других лиц и даже патентообладателя использовать охраняемый объект теми способами, которые переданы по договору.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и те, которые переданы лицензиату, а также права на предоставление лицензий третьим лицам.

Принудительная лицензия. В соответствии с п. 3 ст. 10 Патентного закона при неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели - в течение трех лет с даты выдачи патента, любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, может потребовать заключения с ним договора в принудительном порядке. Заинтересованное лицо должно также доказать, что неиспользование или недостаточное использование объекта приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг. Для получения принудительной лицензии необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии, а также указанием условий предоставления такой лицензии, а именно,

- объем использования,
- размер, порядок и сроки платежей.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления, а именно определением пределов использования, размера, сроков и порядка платежей. Размеры лицензионных платежей должны быть установлен в виде суммарного размер платежей, который не может быть ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной неисключительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке в соответствии с иском патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения пользования лицом, получившим принудительную неисключительную лицензию, возникшими в связи с получением такой лицензии правами.

П. 2 ст. 9.1 Патентного закона предусматривает еще один случай выдачи принудительной неисключительной безвозмездной лицензии. В случае если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации, получен не Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставлять указанному им лицу (лицам) неисключительную безвозмездную лицензию на использование данных изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации.

При этом вознаграждение автору выплачивается государственным заказчиком, по требованию которого предоставлена такая лицензия. Вознаграждение выплачивается из средств, выделяемых государственному заказчику для выполнения работ по государственному контракту.

Открытая лицензия представляет собой официально публикуемое Роспатентом безотзывное заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (п. 2 ст. 13 Патентного закона). По существу такое заявление представляет собой публичную оферту. Пошлина за поддержание патента в силе снижается в этом случае на 50 процентов с года, следующего за годом опубликования сведений о таком заявлении Роспатентом, что представляет собой определенную льготу для правообладателей. Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении утверждены Роспатентом 30 ноября 1994 г.

В случае открытой лицензии лицензионный договор не заключается. Лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах

В случае, если патентообладатель в течение двух лет с даты такой публикации не получал предложений в письменной форме о заключении договора о платежах, по истечении двух лет он может подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в дальнейшем уплачивается в полном размере.

Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя. В этом случае он вправе требовать от последнего заключения лицензионного договора путем обращения в суд с иском о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя другого патента при условии, что изобретение, на которое он имеет исключительное право, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя другого патента. В исковом заявлении должны быть указаны условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей.

При предоставлении в соответствии с решением суда указанной лицензии суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах.

[sms]

В случае предоставления принудительной неисключительной лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение неисключительной лицензии на использование изобретения, в связи с которым была выдана принудительная неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

Иных случаев принудительного заключения лицензионных договоров законодательством не предусматривается. В связи с этим интересен следующий пример из практики Федерального арбитражного суда Московского округа, которого от 19 декабря 2001 г. № КГ-А40/7321-01 было отказано в удовлетворении иска в связи с тем, что заключение лицензионного договора с патентообладателем в обязательном порядке не было предусмотрено законодательством.

Так, Центр традиционной русской культуры “Преображенское” обратился в арбитражный суд с иском к открытому акционерному обществу “Гранд-52” об обязании ответчика заключить лицензионный договор с истцом на использование полезной модели, защищенной свидетельством, а также о прекращении нарушения исключительного права на пользование полезной моделью “сооружение многоцелевого назначения и центральный тепловой пункт”, ходатайство судом удовлетворено.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.07.2001 г. по делу № А40-18261/01-15-213 в удовлетворении исковых требований отказано. Апелляционная инстанция постановлением от 15.10.2001 г. оставила решение суда без изменения.

При рассмотрении дела судом кассационной инстанции установлено, что истец обладает свидетельством на полезную модель “сооружение многоцелевого назначения и центральный тепловой пункт” (свидетельство № 2405 с приоритетом от 17.08.95 г.).

Проект центрального теплового пункта для жилого дома № 52 по Ленинградскому проспекту был разработан АСО “СИАС” в соответствии с градостроительным заданием, выданным 30.06.93 г., и принят. На основании разрешения на производство подготовительных и основных строительно-монтажных работ № 2961 от 29.04.95 г. выполнены общестроительные работы ЦТП. По окончании строительства и введения ЦТП в эксплуатацию ответчик стал законным владельцем проекта и собственником здания ЦТП.

В связи с этим суд правомерно указал на возникновение у ответчика права преждепользования, поскольку полезная модель добросовестно использовалась до даты получения свидетельства другим лицом, которое сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема (ст 12. Патентного закона Российской Федерации).

В обоснование предъявленного искового требования о понуждении заключения договора истец сослался на положение ст.445 ГК РФ, предусматривающее обязательное заключение договора.

Однако заключение лицензионного договора с патентообладателем в обязательном порядке не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами, в том числе Патентным законом РФ.

Требуя прекращения нарушения исключительного права патентообладателя на “полезную модель”, истец не указал, каким образом он просит прекратить нарушение его права. В связи с вышеизложенным в удовлетворении иска о понуждении заключить лицензионный договор было отказано.

Еще одной разновидностью лицензии, не предусмотренной законодательством, но распространенной на практике, является полная лицензия, по которой лицензиат получает на определенный срок исключительные права на все способы использования охраняемого объекта. Этот договор во многом сходен с договором об уступке патента и отличается тем, что охранный документ (патент) фактически не передается и монополия на использование объекта ограничена определенным сроком.

Лицензионный договор как и договор об уступке патента должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Без такой регистрации договор считается недействительным.

Содержание лицензионного договора образуют условия о предмете договора (характер прав, передаваемых по договору, и объект, на который передаются права), вознаграждение лицензиару в виде роялти или паушального платежа либо их сочетания, срок, на который передаются права, и территория их действия. В обязанности лицензиара входит обеспечение возможности лицензиату осуществлять переданные ему права, поддержание в силе патента, в том числе уплата ежегодной госпошлины. В обязанности лицензиата может входить поддержание качества продукции не ниже качества, чем у лицензиара, информирование лицензиара о произведенных улучшениях и усовершенствованиях охраняемого объекта и продукции (работ, услуг), выпускаемой на его основе.

Патентно-лицензионные договоры, предметом которых являются права на селекционные достижения. Передача прав на селекционные достижения в целом аналогична передаче прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В то же время можно выделить и определенную специфику.

Закон о селекционных достижениях не предусматривает заключение договора об уступке патента, хотя в соответствии с принципом свободы договоры такие договоры на практике могут быть заключены. Ст. 16 Закона предусматривает заключение лицензионного договора на условиях исключительной или неисключительной лицензии.

При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование селекционного достижения в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на использование селекционного достижения в части, не передаваемой лицензиату. При неисключительной лицензии за лицензиаром остаются все права, предоставляемые патентом на селекционное достижение, в том числе право на предоставление лицензий третьим лицам.

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Однако регистрации в Госкомиссии требуется только для исключительной лицензии.

Особенностью лицензионных договоров, предметом которых являются права на селекционные достижения, является то, что условия лицензионного договора, налагающие на лицензиата ограничения, не вытекающие из прав, предоставляемых ему патентом, или не являющиеся необходимыми для сохранения патента, недействительны.

Как и в патентном праве обладатель прав на селекционное достижение может опубликовать в официальном бюллетене Госкомиссии заявление о том, что любое лицо, при условии уплаты обусловленных в заявлении платежей, вправе использовать его селекционное достижение с даты уведомления об этом патентообладателя (открытая лицензия), при этом размер пошлины за поддержание патента в силе снижается на 50 процентов. В отличие от открытой лицензии, предметом которой являются объекты патентного права, по заявлению патентообладателя и при условии согласия всех владельцев открытой лицензии Госкомиссия может внести в Реестр запись о прекращении действия открытой лицензии.

Принудительная лицензия, предусмотренная ст. 20 Закона о селекционных достижениях, имеет ряд особенностей. Госкомиссия может выдать принудительную лицензию при соблюдении следующих условий, которые отличаются от условий принудительной лицензии на изобретения, полезные модели и промышленные образцы:

а) заявление о выдаче принудительной лицензии поступило по истечении трех лет с даты выдачи патента;

б) патентообладатель отказал заявителю в праве производить или реализовывать семена, племенной материал или не готов предоставить такое право;

в) отсутствуют уважительные причины, препятствующие патентообладателю предоставить заявителю право на использование его селекционного достижения;

г) лицо, испрашивающее принудительную лицензию, доказало, что в финансовом и иных отношениях оно в состоянии компетентно и эффективно пользоваться лицензией;

д) уплачена установленная пошлина за выдачу принудительной лицензии.

Таким образом, перечень оснований для выдачи принудительной лицензии намного шире, чем в отношении принудительной лицензии на изобретения, полезные модели и промышленный образец.

Срок действия принудительной лицензии устанавливается Госкомиссией до четырех лет. Этот срок может быть продлен, если инспекционная проверка подтвердит, что условия, на основании которых была выдана принудительная лицензия, продолжают существовать.

Патентно-лицензионные договоры, предметом которых являются права на товарный знак. Предметом патентно-лицензионных договоров могут быть не только права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, но и права на средства индивидуализации предпринимателей, подлежащие регистрации. Исключения составляют наименования мест происхождения товаров и коллективные товарные знаки, что объясняется их сущностью. Так, права на товарный знак могут быть переданы по договору о передаче исключительного права на товарный знак (по договору об уступке товарного знака) юридическому или физическому лицу-предпринимателю без образования юридического лица в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. В качестве приобретателя прав могут выступать только юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей.

Передача прав на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии. При этом лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Договор об уступке товарного знака и лицензионный договор, как и договоры о передаче прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы регистрируются в Роспатенте. Без этой регистрации они считаются недействительными. Порядок подачи заявку на регистрацию договора и самой регистрации регулируется Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака, утвержденные. Приказом Роспатента РФ от 26 сентября 1995г. в ред. от 27 июля 1998 г. и Приказом Роспатента от 10 июля 1998 г. N 141 “О принятии решений о регистрации договоров об уступке товарного знака, лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака и об аннулировании регистрации товарного знака” в ред. от 11 марта 2001 г.

Для лицензионных договоров о передаче прав на товарные знаки и знаки обслуживания в соответствии с п. 5 Правил регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака существенными условиями являются:

- предмет договора (номер свидетельства на товарный знак, в отношении которого заключен договор);
- вид передачи товарного знака (уступка или лицензия);
- вид лицензии;
- территория действия передаваемых прав;
- срок действия передаваемых прав;
- товары, в отношении которых передаются права на товарный знак или предоставляется лицензия;
- условие о том, что качество товара лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

При отсутствии данных условий договор регистрации не подлежит. Так, постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 декабря 2001 г. № КГ-А40/7287-01 было отказано в удовлетворении исковых требования относительно регистрации лицензионного договора в силу того, что договор нельзя признать заключенным. В договоре отсутствовало одно из существенных условий. Торгово-промышленная палата Оренбургской области обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО “Лавка жизни” и Федеральному институту промышленной собственности о регистрации лицензионного договора от 12.05.2000г. № 05/1л на использование товарного знака “Живая вода”. Решением от Арбитражного суда г. Москвы 06.08.2001 г., оставленным без изменения постановлением того же суда от 09.11.2001 г., в иске отказано, при этом судебные инстанции исходили из незаключенности лицензионного договора.

В кассационной жалобе истец, указывая на нарушение норм закона, просит состоявшиеся судебные акты отменить и принять новое решение.

Судебная коллегия Федерального арбитражного суда Московского округа признала доводы жалобы ошибочными и по сути направленными на переоценку обстоятельств, исследованных судами, и иное толкование норм права.

П. 2 ст. 26 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” содержит условие, обязательное к включению в договор в его буквальной редакции, а именно условие о том, что качество товара лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Поскольку в договоре от 12.05.2000 г. № 05/1л такое условие отсутствует, то суды обоснованно сделали вывод о его незаключенности (ст. 432 ГК РФ). Также представляется правильным и утверждение судебных инстанций о неприменении ст.ст. 1031, 1032 ГК РФ как общих норм.

Поскольку судами первой и апелляционной инстанций не допущено нарушений процессуальных норм, влекущих безусловную отмену судебных актов, то и решение, и постановление являются правосудными.

Иная ситуация складывается при заключении договоров об уступке товарных знаков. В отношении договоров об уступке товарных знаков условие о том, что качество товара пользователя не должно быть ниже качества товара правообладателя не действует. Исходя из этого, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в одном из обзоров арбитражной практики разъяснил, что изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем, обосновав это на конкретном примере. ТОО обратилось в Арбитражный суд с иском о запрещении АО выпускать продукцию с товарным знаком, владельцем которого является истец на основании договора об уступке ему товарного знака третьим лицом. АО иск не признало, полагая, что сделка по уступке товарного знака ничтожна, т.к. существует искаженное представление о товаре и его изготовителе. В качестве доказательств АО представлено предписание Департамента фармации, запрещающего ТОО реализацию товаров из-за их ненадлежащего качества. Арбитражный суд отказал в иске. Указанное решение отменено, т.к. в соответствии со ст. 25 закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. Изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, т.к. условие о качестве товара не является существенным для такой сделки, в отличие от лицензионного договора .

В законодательстве весьма скупо урегулированы вопросы содержания патентно-лицензионных договоров, например, вопросы об ответственности сторон. В связи с этим к указанным договорам могут применяться общие положения о договорах, обязательствах и сделках. В соответствии с принципом свободы договора стороны могут включать любые условия, не противоречащие императивным нормам гражданского законодательства.

Кроме того, условия лицензионного характера могут являться составной частью иного договора, в частности договора о совместной деятельности, договора продажи предприятия и т.д.

[/sms]